2009年12月，最高人民法院審判委員會第1480次會議通過了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋》。該司法解釋第18條明確了發(fā)送專利侵權(quán)警告是提起確認不侵權(quán)之訴的前置程序。自此，專利侵權(quán)警告函逐漸步入公眾視野。2015年12月，最高人民法院對石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司訴本田技研工業(yè)株式會社確認不侵害專利權(quán)案（以下簡稱“本田雙環(huán)”案）作出判決。在該案件中，最高人民法院肯定了發(fā)送侵權(quán)警告函的價值，但表明維權(quán)的同時要注重對公平競爭秩序的維護，避免濫用侵權(quán)警告，打壓競爭對手的合法權(quán)益。2019年最高人民法院在上訴人VMI荷蘭公司、固鉑（昆山）輪胎有限公司與被上訴人薩馳華辰機械（蘇州）有限公司確認不侵害專利權(quán)糾紛案中進一步解釋了侵權(quán)警告的涵義，指出專利權(quán)人僅針對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的部分生產(chǎn)者、銷售者、使用者向?qū)＠姓块T提起專利侵權(quán)糾紛處理請求，對于未參與行政處理程序的生產(chǎn)者、銷售者、使用者構(gòu)成侵權(quán)警告。這些案件為國內(nèi)學者研究專利侵權(quán)警告函的正當性、合法性等問題提供了司法導向。

近年來，專利侵權(quán)警告函在維權(quán)中的使用呈上升趨勢，對于及時快速維護權(quán)利人的合法利益起到了促進作用。2020年6月，筆者登陸聚法案例網(wǎng)站，以關(guān)鍵詞“專利”“侵權(quán)警告”等對2010年至2019年的判決書進行檢索?？傮w來看（如圖1所示），2010年至2019年關(guān)于專利侵權(quán)警告函的案件量呈現(xiàn)上升趨勢。實際上，由于大部分不當警告函的發(fā)放目的是尋求和解，專利警告函使用在訴前調(diào)解階段、未進入司法程序的案件也不在少數(shù)?？梢灶A見，隨著專利非實施實體（NPE）的興起和懲罰性賠償救濟方式的引入，此類案件的增長是必然趨勢。

但是，不當發(fā)送的專利警告函對相對人也產(chǎn)生了消極的負面影響。處理不當發(fā)送的侵權(quán)警告函消耗了相對人大量的時間和精力，有的甚至嚴重影響了企業(yè)的業(yè)務進程。據(jù)對被發(fā)函相對人（企業(yè)要求隱去企業(yè)名稱，故略）采訪可知，他們對這種干擾“甚是其煩”，但又憂心忡忡。這是因為，其在收到警告函時可能面臨兩難境地：如果根據(jù)警告函內(nèi)容停止生產(chǎn)，可能遭受因停產(chǎn)帶來的經(jīng)濟損失；如果對專利警告函置之不理，又可能受到“故意侵權(quán)”的指控，從而面臨高額的損害賠償。專利侵權(quán)警告函的接收者誠然可以通過提起確認不侵權(quán)之訴、不正當競爭之訴等尋求救濟。但是專利侵權(quán)訴訟可能面臨“舉證難、周期長、成本高、賠償?shù)汀⑿Ч睢钡睦Ь?。發(fā)送專利侵權(quán)警告函這一低成本、迅捷的方式，既是專利權(quán)人維權(quán)的首選，也可能成為不當使用的源泉。由于專利侵權(quán)比對具有專業(yè)性、技術(shù)性、復雜性等特點，對侵權(quán)與否進行準確的判斷十分困難，從而造成專利侵權(quán)警告函的濫用。同時，理論上我國尚無專門針對專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)定，這也是專利侵權(quán)警告函在實務中被濫用的根源之一。因此，探索專利侵權(quán)警告函的適用問題符合完善立法的需要，也符合司法實踐的需要。

發(fā)送專利警告函是私力救濟的重要途徑之一。但是現(xiàn)實中出現(xiàn)了專利侵權(quán)警告函的不當使用問題，有被濫用的趨勢，主要表現(xiàn)在專利侵權(quán)警告函的發(fā)送目的、發(fā)送時間、發(fā)送方式、發(fā)送對象、發(fā)送內(nèi)容和發(fā)送主體等不適當。其中，最為常見的是專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容要素不適當與發(fā)送對象不合適兩個方面。

（一）內(nèi)容要素不適當

在現(xiàn)實生活中，諸多專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容并不能體現(xiàn)權(quán)利人謹慎注意的態(tài)度。這是專利侵權(quán)警告函適用不當?shù)闹饕矫嬷?。鑒于專利侵權(quán)比對的專業(yè)性，如果專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容不當，會對警告函接收者的正常經(jīng)營活動造成干擾從而侵犯對方的合法權(quán)利。值得注意的是，專利侵權(quán)與否須由司法程序判定，而非僅憑發(fā)函人“一面之詞”而定。一份內(nèi)容不當?shù)膶＠謾?quán)警告函很可能會構(gòu)成不正當競爭。在無錫海斯凱爾醫(yī)學技術(shù)有限公司、上?；夭ㄡt(yī)療器械技術(shù)有限公司等商業(yè)詆毀糾紛案件中，權(quán)利人的涉案函件在發(fā)給競爭對手的客戶時不僅陳述了對方涉嫌侵權(quán)，還介紹了自己專利權(quán)情況、商標注冊情況、所獲榮譽、產(chǎn)品銷售等內(nèi)容以說明自己產(chǎn)品很具有競爭優(yōu)勢。該案主審法官認為，權(quán)利人以這種內(nèi)容形式發(fā)送警告函給競爭對手的客戶，會影響競爭對手客戶的判斷。目前，絕大多數(shù)司法判決要求權(quán)利人在發(fā)送侵權(quán)警告函時負有謹慎注意義務。盡到謹慎注意義務的外在表現(xiàn)之一就是權(quán)利人發(fā)送的侵權(quán)警告函內(nèi)容要恰當。但何為一封內(nèi)容恰當?shù)木婧?，我國目前尚無統(tǒng)一的標準。

（二）發(fā)送對象不合適

很多情況下，權(quán)利人會在競爭對手不知道的情況下發(fā)送專利侵權(quán)警告函給競爭對手的上下游客戶。在“本田雙環(huán)”案中，本田株式會社在尋求司法救濟之后，繼續(xù)向雙環(huán)汽車的銷售商發(fā)送侵權(quán)警告函并且擴大了被警告經(jīng)銷商的發(fā)送范圍。本田株式會社在向這些經(jīng)銷商發(fā)送警告函維護其自身專利權(quán)的同時，也有打擊競爭對手，爭取交易對象或者商業(yè)機會的目的。法院最終判決該行為構(gòu)成不正當競爭。在現(xiàn)實生活中，往往存在有人利用專利侵權(quán)警告函達到打擊對手、限制競爭的目的的情況。他們會在涉嫌侵權(quán)人不知情的情況下，向涉嫌侵權(quán)人的上下游客戶或消費者等發(fā)送侵權(quán)警告函。這些被警告人一般并非該領(lǐng)域的專業(yè)人員，很難作出侵權(quán)與否的正確判斷。這對涉嫌侵權(quán)人而言是極為不利的。

（一）專利侵權(quán)警告函的本質(zhì)

專利侵權(quán)警告函的本質(zhì)是專利權(quán)的延伸。發(fā)送專利侵權(quán)警告函是專利權(quán)人尋求私力救濟的一種重要手段。所謂專利侵權(quán)警告函，是指專利權(quán)人在發(fā)現(xiàn)存在侵犯其專利權(quán)的行為時，通過律師或自己以律師函或發(fā)布廣告的方式向侵權(quán)人或侵權(quán)人的交易方發(fā)出侵權(quán)警告，指出侵權(quán)對象和后果等的函告文書。專利權(quán)人或者利益相關(guān)方發(fā)送專利侵權(quán)警告函擺脫了公力救濟中程序上的限制，在發(fā)送時更為自由和靈活，更加類似于民法救濟方法中的自助行為。與司法救濟和行政救濟相比，侵權(quán)行為警告函應當具有諸多優(yōu)點。專利侵權(quán)警告函作為私力救濟，不存在法定程序的約束，這就為縮短爭議時間創(chuàng)造了可能。時間成本的降低、爭議解決程序的簡化所帶來的是資金成本的降低。其同時也為訴訟奠定了基礎，使疑似侵權(quán)人喪失主張不知情的可能性。通過發(fā)送侵權(quán)警告函來維護權(quán)利也有不利因素，私力救濟由于缺乏國家強制力作保障，僅憑侵權(quán)警告函難以單獨發(fā)揮作用，同時，對于侵權(quán)警告函制度性設計的缺失，也可能造成專利侵權(quán)警告函的濫用。

曾鈺誠等對知識產(chǎn)權(quán)警告函作出如下定義：“所謂知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告函是指知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)市場上存在侵害其知識產(chǎn)權(quán)現(xiàn)象之時，自行或者通過代理人以侵權(quán)警告函、告知函、律師函、情況說明等書面形式向涉嫌侵權(quán)人或者涉嫌侵權(quán)人的交易方、潛在交易方發(fā)出侵權(quán)警告，告知侵權(quán)事實、具體侵權(quán)行為、侵權(quán)法律后果等，以期對受函方能起到提醒與勸誡作用，從而達到中止已經(jīng)發(fā)生的侵權(quán)行為，避免潛在侵權(quán)行為發(fā)生的效果，維護權(quán)利人的合法權(quán)益的自力救濟行為?！蔽覈_灣地區(qū)對知識產(chǎn)權(quán)警告函定義為：“智慧財產(chǎn)權(quán)之侵權(quán)警告函是指事業(yè)以警告函、律師函、公開信、廣告故事等方式，對其自身或他事業(yè)之交易相對人或潛在交易相對人散發(fā)書面消息，指控他事業(yè)侵害其智慧財產(chǎn)權(quán)行為?！敝鳈?quán)、商標權(quán)、專利權(quán)等不同類型的知識產(chǎn)權(quán)有其各自不同的特點。如前文所述，不同于作品和商標的侵權(quán)比對，專利的侵權(quán)比對有較高的專業(yè)性，一般的消費者或者銷售商很難根據(jù)一封警告函所告知的權(quán)利保護范圍來正確判斷侵權(quán)與否。同時，專利訴訟案件有其自身特點，專利侵權(quán)警告函的濫用在實務中會造成更嚴重的后果。因此，本文主張對“專利侵權(quán)警告函”做專門的定義研究。寧立志等對“專利侵權(quán)警告函”作出定義：“專利侵權(quán)警告函是指相關(guān)權(quán)利人單方面指認他人侵犯了其專利權(quán)，在未經(jīng)有關(guān)機關(guān)根據(jù)法定程序就專利侵權(quán)是否成立而作出認定的情況下，其自己或通過媒體公開向其所知人的侵權(quán)人或其交易相對方，發(fā)送的載明其認為的侵權(quán)人侵犯了其專利權(quán)并警告其行為后果的文書，亦稱‘敬告函’?！痹摱x指出了專利侵權(quán)警告函是在沒有權(quán)威機關(guān)作出侵權(quán)認定情況下的單方面?zhèn)€人行為。通過媒體公開侵權(quán)警告函對于被警告人而言其影響是不可估量的。因此是否可以通過媒體發(fā)送侵權(quán)警告函，這個問題有待商榷。

國外有學者將侵權(quán)警告函（cease-and-desist-letter）定義得更加簡單：侵權(quán)警告函就是要求停止某一侵權(quán)行為（A so called cease-and-desist letter is when one is requested to desist a certain infringement）。如若要厘清專利侵權(quán)警告函的定義，首先要厘清什么是權(quán)利警告。專利侵權(quán)警告函只是以函件形式表達警告專利侵權(quán)的一種。權(quán)利警告是指權(quán)利主體認為其權(quán)利被侵害并要求對方停止侵害行為的通知。不同于起訴、調(diào)解等公力救助方式，專利侵權(quán)警告函是知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決中一種較為有效且常見的具有私力色彩的救濟方式。專利侵權(quán)警告函無論是以律師函的形式，還是權(quán)利人自己撰寫并發(fā)送專利侵權(quán)警告函的形式，其本質(zhì)是一樣的。

本文試圖對“專利侵權(quán)警告函”作出定義：專利侵權(quán)警告函是指權(quán)利人在有理由相信其權(quán)利被侵犯情況下，以合法形式向侵權(quán)嫌疑人發(fā)出警告以停止侵權(quán)、避免損失擴大的函件。為避免更多訴累、浪費司法資源，專利侵權(quán)警告函要在侵權(quán)警告人充分考量后發(fā)出，即一個理性的人在作過初步判斷之后要有充分理由相信其權(quán)利被侵犯，而不能隨意將發(fā)送侵權(quán)警告函作為打擊競爭對手的工具。司法實踐中，行為人的主觀認知狀態(tài)必須通過客觀化的表征才能予以確認。因此，客觀上，侵權(quán)警告函的內(nèi)容要合法適格，將侵權(quán)警告函發(fā)送給第三人時的注意義務要更高。

（二）專利侵權(quán)警告函的發(fā)展及國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

權(quán)利人出于維權(quán)目的對涉嫌侵權(quán)人進行警告是協(xié)商解決糾紛的重要途經(jīng)之一。從實務中專利侵權(quán)警告函發(fā)送的現(xiàn)狀來看，其主要存在“內(nèi)容要素不適當”與“發(fā)送對象不合適”兩個方面的問題。濫發(fā)專利侵權(quán)警告函的后果之一是其行為可能落入反不正當競爭法保護的范圍，例如“理邦邁瑞”案、無錫海斯凱爾醫(yī)學技術(shù)有限公司、上海回波醫(yī)療器械技術(shù)有限公司等商業(yè)詆毀糾紛案、深圳市全鑫合科技有限公司、張長增與深圳市中科成電子有限公司不正當競爭糾紛案等。除了提起不正當競爭之訴外，提起確認不侵權(quán)之訴也是很多收函人的選擇，例如西安千禾藥業(yè)股份有限公司、吉林天藥本草堂藥業(yè)有限公司確認不侵害專利權(quán)糾紛再審審查與審判監(jiān)督案、北京速邁醫(yī)療科技有限公司與北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司等確認不侵害專利權(quán)糾紛案!8等。兩種救濟方式仍然不是最優(yōu)解決方案。一方面，上述救濟方式本身在我國司法實踐中存在法條適用問題。例如，《反不正當競爭法》第11條“誤導性信息”的界定存在爭議，以及確認不侵權(quán)之訴中是否能夠提出侵權(quán)損害賠償?shù)葐栴}存在爭議。另一方面，這兩種救濟方式屬于事后救濟方式，不能預防專利侵權(quán)警告函的濫用。簡言之，二者“治標不治本”。故此，尋求一種能從根源上解決專利侵權(quán)警告函濫用問題的方式顯得尤為重要。

目前，我國尚無專門針對專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)定，這也是專利侵權(quán)警告函在實務中被濫用的根源之一。羅霞認為，權(quán)利人發(fā)送專利侵權(quán)警告函時，對專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容和發(fā)送時機的選擇應盡謹慎注意的義務。此外，權(quán)利人對制造商的客戶發(fā)送專利侵權(quán)警告函時的注意義務要高于向制造者發(fā)送專利侵權(quán)警告函時的注意義務。寧立志、宋攀峰提出從內(nèi)容要素和形式要素（指發(fā)送對象和發(fā)送方式兩個方面）對專利侵權(quán)警告函進行法律規(guī)制。孫棟以我國的訴訟文化為背景，提出向第三方發(fā)送侵權(quán)警告函與向涉嫌侵權(quán)人發(fā)送警告函應有合理的時間差，以便涉嫌侵權(quán)人可以準備證據(jù)材料等向第三方聲明。在我國司法實踐中，深圳瑞美電子有限公司訴安惠醫(yī)療器械有限公司案、深圳市德業(yè)智能股份有限公司訴珠海運控瑞奇數(shù)控科技有限公司案、上?；夭ㄡt(yī)療器械技術(shù)有限公司訴內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療科技股份有限公司案、蘇州泛普科技股份有限公司訴江蘇歐帝電子科技有限公司案等案件司法判決表明：需要適當限制權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告的內(nèi)容、發(fā)送對象范圍等，權(quán)利人應承擔不當發(fā)送侵權(quán)警告函帶來的法律責任。而判斷權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告函的正當性，需要結(jié)合警告函內(nèi)容、發(fā)送對象、發(fā)送范圍、權(quán)利人的權(quán)利狀況等綜合判定。該類司法判決也為我國專利侵權(quán)警告函制度的建立提供了司法導向。

反觀域外，德國有學者指出，應根據(jù)警告函發(fā)送對象的不同對警告函分別規(guī)制：一種是給產(chǎn)品的制造商發(fā)送侵權(quán)警告函；另一種是給消費者（顧客）發(fā)送侵權(quán)警告函。這樣區(qū)分的理由在于，相較于產(chǎn)品的制造商，產(chǎn)品的消費者不了解誰研發(fā)了產(chǎn)品以及產(chǎn)品是如何生產(chǎn)出來的，不能很好地判斷是否侵權(quán)。有學者指出，在不受侵權(quán)管轄的情況下，權(quán)利人可以發(fā)送專利侵權(quán)警告函，告知侵權(quán)人權(quán)利人權(quán)利、身份和執(zhí)行權(quán)利的意圖，存在以下情形的警告函是一份不合格的警告函：未對侵權(quán)行為進行分析、未對具體的侵權(quán)行為進行指控、在不合理的時間要求支付許可費或者要求不合理地支付許可費、侵權(quán)主張是毫無價值的主張。我國臺灣地區(qū)學者許忠信認為，對于專利侵權(quán)警告函，應該由法院采取不同于其他類型侵權(quán)警告函的實體管制方式。針對專利侵權(quán)警告函的濫用情況，應當根據(jù)發(fā)出警告時的周遭情況綜合判斷，不可過于僵化處理。在美國的Wistron Corp. v. Phillip M. Adams & Assocs案中，發(fā)函人在警告函中附上了專利權(quán)證書的復印件和該發(fā)函人所擁有的在該州的獨占許可權(quán)證明，而且發(fā)函人并不是對所有利益相關(guān)人都發(fā)函，而是對該專利的制造商發(fā)警告函。該函件中，警告人告知被警告人有對該侵權(quán)行為進行辯護（argue）的機會?；诖耍绹ㄔ赫J為該警告函是一份善意的警告函。在U.S. Philips Corp. v. Iwasaki Elec. Co.案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，在起訴之前發(fā)送專利侵權(quán)警告函，警告人可以獲得因被侵權(quán)人收到侵權(quán)警告函之后故意侵權(quán)而支付的懲罰性賠償。發(fā)送侵權(quán)警告函要表明發(fā)函人的身份，附上正確的專利信息，這樣被警告人才能注意到這份警告函的來源和真實性。在專利侵權(quán)警告函中，必須附上專利證書的復印件，警告人要有足夠的注意義務。在Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc. 案中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，警告函合法與否的實質(zhì)就是該警告函內(nèi)容上有沒有破壞“公平競爭和實質(zhì)正義（fair play and substantial justice）”。此外，該案分別從警告函的發(fā)送對象和內(nèi)容進行了簡單論證：從發(fā)送對象上來看，如果警告函散布范圍過于廣泛且向沒有侵權(quán)的人發(fā)送了警告函，那么該警告函是不合法的。從內(nèi)容上來看，該案中的警告函合理披露了警告人的身份、產(chǎn)品目錄、警告人的專利、產(chǎn)品剖面圖樣品以便收函方對權(quán)利要求進行比較，并向被警告人拋出了提供非排他許可的橄欖枝。美國法院認為這樣的警告函是在法律允許范圍內(nèi)的，并沒有破壞“公平競爭和實質(zhì)正義”。

（一）我國臺灣地區(qū)專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制

我國臺灣地區(qū)主要以“公平交易委員會對于事業(yè)發(fā)侵害著作權(quán)、商標權(quán)或?qū)＠麢?quán)警告函案件之處理原則”（以下簡稱“處理原則”）來規(guī)范侵權(quán)警告行為?！疤幚碓瓌t”從名詞定義及適用對象、正當發(fā)送警告函情形、法律效果等三個方面共六條來規(guī)制警告函?！疤幚碓瓌t”要求權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告函時要盡到較高的注意義務。這首先體現(xiàn)在權(quán)利人在發(fā)函之前要有裁判文書等“官方文件”支撐，即要經(jīng)法院一審判決確認其是著作權(quán)、商標權(quán)或?qū)＠麢?quán)的受侵害者（著作權(quán)人發(fā)函也可以經(jīng)著作權(quán)審議及調(diào)節(jié)委員會調(diào)解認定其是著作權(quán)受侵害者）。其次是如果權(quán)利人要發(fā)送警告函給制造商、進口商或代理商請求停止侵害，須告知被警告人，且時間不能早于發(fā)送警告函給被警告人。最后，“處理原則”對于權(quán)利人發(fā)送警告函的內(nèi)容作出了嚴格的規(guī)定。權(quán)利人在警告函內(nèi)須敘明著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán)內(nèi)容、范圍、受侵害具體事實（比如系爭權(quán)利于何時、何地、如何制造、使用、販賣或進口等），使被警告人足以明確系爭權(quán)利可能侵害他人權(quán)利的事實。

（二）英國、德國、美國三國專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制

1. 英國關(guān)于專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制

英國于2017年頒布《英國知識產(chǎn)權(quán)（惡意威脅）法》（以下簡稱《英國惡意威脅法》）?！队鴲阂馔{法》分幾個模塊規(guī)制侵權(quán)警告函：專利、商標、外觀設計和共同體外觀設計。在英國，并不是所有的惡意威脅警告都是可起訴的?！队鴲阂馔{法》規(guī)定，以惡意警告相威脅時，如果其指控的侵權(quán)包括制造或進口有關(guān)產(chǎn)品或使用有關(guān)方法時，不能提起該條規(guī)定的制止惡意威脅警告的訴訟。之所以針對制造、進口等行為及其實施者發(fā)出的警告行為不可訴，背后有非常重要的原因——英美國家視訴權(quán)高于自由競爭權(quán)，繼而將警告函發(fā)出人的訴權(quán)列為優(yōu)先保護的對象。同時，《英國惡意威脅法》規(guī)定“允許的通告”也是不可以訴的。如果一份威脅警告包含了“允許的目的”（permitted purpose），比如告知對方專利權(quán)存在、告知對方只是想查明專利權(quán)是否被侵犯或者說想要查明侵權(quán)人、告知對方發(fā)函人只是基于專利權(quán)享有特有的權(quán)力等，且該威脅警告其他內(nèi)容不涉及到“不允許的目的”，那么就是不可訴的警告?！队鴲阂馔{法》也列舉了警告函不允許包含的目的：基于商業(yè)目的，要求接收者停止任何產(chǎn)品或者使用有關(guān)方法、要求接收者交付或者毀壞產(chǎn)品、要求接收者就產(chǎn)品或者產(chǎn)品方法作出承諾。對于權(quán)利人與惡意訴訟威脅警告的接收人，《英國惡意威脅法》分別規(guī)定了抗辯事由和救濟措施。接收人的救濟措施有三種：（1）宣告威脅是非正當?shù)?；?）禁止再次發(fā)出惡意訴訟威脅警告；（3）賠償接收人因惡意訴訟威脅遭受的損失。

2. 德國關(guān)于專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制

在德國，專利侵權(quán)警告函既可以向有關(guān)當事人（即可能的侵權(quán)人）提出，也有可能針對接受了由該當事人制造的與發(fā)明相符的產(chǎn)品的第三人提出（被警告人產(chǎn)品的采購者，作為發(fā)明相符產(chǎn)品交易者或者營業(yè)者，通常自身也可能是侵權(quán)人）。僅有確實到最終也不起訴者才視為通過警告而侵犯營業(yè)權(quán)。這樣的要求并不需要明確地說出來，它也可以存在于諸如要求損害賠償?shù)耐樦?。如果只是純粹地就是否侵?quán)與對方交換意見，并不構(gòu)成權(quán)利警告。這是因為在這種情況下，權(quán)利人并沒有要求對方停止可能的侵權(quán)行為。如果沒有重大理由，警告人對生產(chǎn)者的客戶發(fā)送警告函時疏于盡相關(guān)的義務，那么警告人對生產(chǎn)者負有損害賠償責任；如果對客戶發(fā)送警告函，但是最終被證明并無侵權(quán)行為存在，警告人對生產(chǎn)者同樣負有損害賠償責任。對于發(fā)函人發(fā)函時的合理注意義務，德國聯(lián)邦最高法院最初采取了非常嚴格的要求。發(fā)函人如果有“官方文件“支撐，比如說德國專利局的異議裁決中已經(jīng)對某項專利的現(xiàn)有技術(shù)進行過審慎審查的，專利的權(quán)利人無需考慮，完全可以信賴該專利局的審查結(jié)果。但是如果發(fā)函人采取的是自行調(diào)查或者其他方式，根據(jù)司法判決，專利權(quán)人作出判斷時候必須謹慎核實，包括應獲得技術(shù)專家或者法律專家的意見等。相比于生產(chǎn)者，權(quán)利人如果發(fā)函給生產(chǎn)者的客戶，那么發(fā)函人應該有更高的注意義務。原則上，當發(fā)函人將警告函發(fā)送給生產(chǎn)者并無任何效果時，此時發(fā)函人發(fā)函給生產(chǎn)者的客戶才算是合理的。

3. 美國關(guān)于專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制

在美國，善意的警告基本不會構(gòu)成侵權(quán)。如果侵權(quán)警告函是基于惡意發(fā)出的（比如專利權(quán)人知道專利無效、不可執(zhí)行或者并不侵權(quán)），被警告人可以基于不正當競爭或者侵權(quán)而提出訴訟。美國新頒布的州法律以及消費者保護法（由州檢察長或聯(lián)邦貿(mào)易委員會執(zhí)行）都有可能對侵權(quán)警告函進行監(jiān)管。此外，美國部分州對專利侵權(quán)警告函的惡意散發(fā)頒布了相應的法律法規(guī)。密西西比州頒布了《密西西比州專利侵權(quán)惡意主張法令》（Mississippi Bad Faith Assertions of Patent Infringement Act），該法令認為，這樣的警告函內(nèi)容是缺乏事實或者法律上的合理依據(jù)的：發(fā)送者不是專利權(quán)人；警告函中要求的賠償在最終的司法或者決定中被認為無效或者不可執(zhí)行的；專利權(quán)過期而發(fā)出警告函的；警告函的內(nèi)容沒有包含專利權(quán)必要的信息。在該法令中，包含以下內(nèi)容的專利侵權(quán)警告函是被認為是合理的：告知他人自己擁有專利所有權(quán)；告知他人專利可以獲得許可或銷售；通知他人侵犯專利權(quán)的行為；當警告人沒有惡意的時候，函中要求被警告人侵權(quán)損害賠償，或者向?qū)Ψ桨l(fā)出專利許可的要約行為。

《南卡羅來納州專利侵權(quán)惡意主張法令》（South Carolina Bad Faith Assertion of Patent Infringement Act）規(guī)定，在下列情況下發(fā)送或者促使任何人發(fā)送任何書面或者電子警告函，說明發(fā)函人正在侵犯或者已經(jīng)侵犯收函人的權(quán)利：（1）警告函以威脅模式存在，發(fā)出警告函之后一直不提起訴訟；（2）警告函存在虛假成分，虛假地告訴對方要提起訴訟；（3）警告函所載內(nèi)容缺乏事實或者法律上的合法根據(jù)。2014年頒布的《猶他州惡意散布專利侵權(quán)警告函法令》（Utah Distribution of Bad Faith Patent Infringement Letters Act）中指出，當侵權(quán)警告函沒有包括以下信息的時候，可能會構(gòu)成警告函的惡意（bad faith）發(fā)送：（1）沒有包含專利權(quán)人的名稱和地址；（2）沒有在函件中寫上被主張的專利權(quán)的專利號；（3）沒有描述是何種侵權(quán)，例如是使用侵權(quán)，還是銷售侵權(quán)，或者提供銷售侵權(quán)，也沒有展示產(chǎn)品、服務或者方法的細節(jié)，例如型號或者其他特定的識別性標記等。當警告函具有下列情形時，可能會構(gòu)成警告函的惡意（bad faith）發(fā)送：（1）在司法或者行政裁決中該專利被認為無效；（2）聲稱收函人侵犯了專利，而實際上沒有提起訴訟；（3）在專利期滿、無效或者無法執(zhí)行發(fā)函主張專利權(quán)等。當被警告人受到惡意（bad faith）侵權(quán)警告函時，可以向美國法院提起訴訟，并可能獲得以下?lián)p害賠償：（1）實際損失的救濟（actual relief）；（2）營業(yè)費用和其他費用，包括合理的律師費；（3）如果涉及到懲罰性賠償?shù)?，懲罰性賠償數(shù)額由法院確定，不超過50,000美元或者不超過成本和費用總和的三倍的損害賠償。

（三）域外經(jīng)驗對我國的啟示

通過以上域外關(guān)于專利侵權(quán)警告函的規(guī)制，可以看出其所針對的問題也是侵權(quán)警告函在實踐中發(fā)送內(nèi)容不適當、發(fā)送對象不合適等問題。他們通過各自的制度規(guī)制行為人發(fā)送警告函目的不當、內(nèi)容不當、對象不當?shù)葐栴}，目的就是為了避免警告函的濫用，維護良好的市場競爭環(huán)境。域外經(jīng)驗為我國未來專利侵權(quán)警告函法律規(guī)制的完善供了借鑒。

在專利侵權(quán)警告函發(fā)送時間的規(guī)定方面：如果一份專利侵權(quán)警告函發(fā)送給第三方，即涉嫌侵權(quán)人的上下游客戶或者顧客等，我國臺灣地區(qū)規(guī)定發(fā)送給第三方的時間不能早于發(fā)函給被警告人。在德國司法實踐中有著類似的規(guī)定：原則上，在侵權(quán)警告函發(fā)送給涉嫌侵權(quán)人沒有任何效果時候，發(fā)送給涉嫌侵權(quán)人的客戶才算合理。

在警告函的內(nèi)容規(guī)定方面：我國臺灣地區(qū)規(guī)定，侵權(quán)警告函內(nèi)容應足以能夠表達讓對方明確系爭權(quán)利可能侵犯他人權(quán)利的事實。英國通過列舉方式來說明什么樣的內(nèi)容構(gòu)成專利侵權(quán)警告函允許的內(nèi)容，什么樣的內(nèi)容構(gòu)成不允許內(nèi)容。美國法律明確善意的警告是被允許的，然而如果權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告函時缺乏善意，很可能就要收到“禁止令”了。

在救濟途徑方面：上述域外制度都規(guī)定了救濟措施。德國法律最嚴謹，損害賠償請求權(quán)的強弱是根據(jù)雙方注意義務以及最終侵權(quán)與否決定的；我國臺灣地區(qū)、美國、德國等都有逐漸通過反不正當競爭法來規(guī)制的傾向。至于發(fā)送對象的范圍，我國臺灣地區(qū)、英國、德國美國都作了較為寬松的規(guī)定，都可以向公眾發(fā)送專利侵權(quán)警告函。

在是否需要“官方文件”作為前提規(guī)定方面：對于專利侵權(quán)警告函的發(fā)函標準，即侵權(quán)與否的確信度而言，我國臺灣地區(qū)標準最高，其要求要有法院判決等“官方文件”能夠證明侵權(quán)才能發(fā)送專利侵權(quán)警告函。這有過于形式化而忽略警告函行為實質(zhì)之嫌。專利侵權(quán)警告函作為一種“私力救濟”方式，不能僅僅根據(jù)警告函的形式問題而于以否定。

為了更直觀地以較域外關(guān)于專利侵權(quán)警告函的相關(guān)規(guī)定，以表格形式將上述法律規(guī)范重點內(nèi)容進行梳理（如表1）。

借鑒域外立法和司法經(jīng)驗，在利益平衡原則和禁止權(quán)利濫用原則的基礎上，本文從專利侵權(quán)警告函的適格性構(gòu)成要件和明確不當發(fā)送警告函的法律責任兩個層面提出專利侵權(quán)警告函的法律規(guī)制建議。

（一）專利侵權(quán)警告函適格性的構(gòu)成要件

1.專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容

對于專利侵權(quán)警告函，有法官認為行為人的主觀認知狀態(tài)，必須通過客觀化表征才能予以確認下來?？陀^化表征是一個非常重要的指標，可以通過警告函的內(nèi)容，包括警告函中是否有宣傳自己市場競爭優(yōu)勢、抹黑競爭對手等方面，來確定行為人的主觀狀態(tài)。我國臺灣地區(qū)將有“官方文件”支撐作為發(fā)送專利侵權(quán)警告函的前提條件。這種要求未免過高，也失去了專利侵權(quán)警告函作為私力救濟方式的意義。如果我國規(guī)定發(fā)送專利侵權(quán)警告函的前提是要經(jīng)過人民法院判決，那么權(quán)利人沒必要再發(fā)送警告函，而是可以直接根據(jù)人民法院的司法判決申請強制執(zhí)行從而禁止被警告人侵權(quán)。域外制度都規(guī)定明確或者暗含有威脅的警告是不被允許的，這點在我國司法判決中也有所體現(xiàn)。在“理邦邁瑞”案件中，法院指出：“為確保權(quán)利正當行使和保護競爭對手的合法權(quán)利，權(quán)利人發(fā)送侵權(quán)警告必須有事實依據(jù)。就專利侵權(quán)爭議而言，由于專利權(quán)人述之其專利權(quán)狀況，且應當并有能力知道相關(guān)涉嫌侵權(quán)事實，因此顯然應當以此為依據(jù)發(fā)送侵權(quán)警告，在發(fā)送侵權(quán)警告時應當善盡謹慎注意義務，充分披露據(jù)以判斷涉嫌構(gòu)成專利侵權(quán)的必要信息?！?/span>

因此，一份適格的專利侵權(quán)警告函應達到這樣的效果：一個理性的被警告人在收到專利侵權(quán)警告函之后會根據(jù)專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容認真考量，而不會因為專利侵權(quán)警告函的內(nèi)容受到恐嚇、威脅。該種適格的專利侵權(quán)警告函須包含以下內(nèi)容：（1）雙方當事人的信息。包括權(quán)利人的姓名、聯(lián)系方式，被警告人的姓名（如果被警告人是個人）或機構(gòu)名稱（如果被警告人是企業(yè)等）等。（2）關(guān)于權(quán)利人專利的具體信息。此時權(quán)利人應該列明其所享有的專利的基本情況，包括其專利名稱、類型、專利權(quán)授予時間以及有效期限等，附上專利登記簿、專利證書、權(quán)利要求書、專利年費收據(jù)等可以證明其專利有效存在的證據(jù)材料。（3）侵權(quán)事實陳述。權(quán)利人在警告函中應該載明涉嫌侵權(quán)技術(shù)的哪部分侵權(quán)并給出初步分析。此外，必要的話，權(quán)利人可以指明涉嫌侵權(quán)人的行為構(gòu)成《專利法》第11條規(guī)定的制造、使用、銷售、許諾銷售等哪種侵權(quán)行為。權(quán)利人可以在專利侵權(quán)警告函內(nèi)容中闡明被警告人如若繼續(xù)侵權(quán)所要承擔的法律責任以及法律依據(jù)，但是僅僅限于客觀陳述。在專利侵權(quán)警告函中，權(quán)利人禁止使用威脅、恐嚇的語言。

2. 向第三方發(fā)送警告函條件的限制

向第三方發(fā)送侵權(quán)警告函具有較高的風險，這是司法實務中的共識。鑒于此，域外有關(guān)于向第三人發(fā)送警告函的相關(guān)限制。例如，我國臺灣地區(qū)要求發(fā)送警告函給第三人的時間要晚于發(fā)送給涉嫌侵權(quán)人的時間，德國要求只有在發(fā)送侵權(quán)警告函給涉嫌侵權(quán)人無效果時才能發(fā)送給第三人。我國臺灣地區(qū)對于向第三方發(fā)送警告函的規(guī)定的優(yōu)點在于：涉嫌侵權(quán)人在收到警告函之后可能已經(jīng)知道警告函也發(fā)送給了第三人，因此會與第三人積極聯(lián)系，告知權(quán)利侵權(quán)與否情況，避免第三人中止與其合作，造成更大的損失。但是此種做法的弊端在于；第三人出于較高的風險規(guī)避意識，可能會選擇中止與其合作。反觀德國做法，其規(guī)定旨在懲罰“在權(quán)利上睡眠的人”：當發(fā)送給涉嫌侵權(quán)人侵權(quán)警告函無效，權(quán)利人為了避免其侵權(quán)損失進一步擴大，發(fā)送侵權(quán)警告函給第三人。該種規(guī)定可以引起涉嫌侵權(quán)人注意從而做好相應自我保護措施，更好地維護權(quán)利人的權(quán)益。

雖然向第三方發(fā)送專利侵權(quán)警告函存在落入不正當競爭的風險，但是我們不應禁止向第三方發(fā)送警告函，而應該有條件地加以限制。最高人民法院在“本田雙環(huán)”案中指出：“向被警告者的銷售商發(fā)送侵權(quán)警告時，對確定被警告行為構(gòu)成侵權(quán)而產(chǎn)生的注意義務要高于向制造者發(fā)送侵權(quán)警告的情形。”結(jié)合域外做法和我國司法現(xiàn)狀，我國可以借鑒德國的做法，即規(guī)定在向涉嫌侵權(quán)人發(fā)送專利侵權(quán)警告函無效果之后，再發(fā)送專利侵權(quán)警告函給第三方。需要注意的是，發(fā)送給第三方的專利侵權(quán)警告函需要有更高的注意義務，專利侵權(quán)警告函所披露的信息要客觀、公正、完整，不可以出現(xiàn)任何含有警告、威脅的內(nèi)容，不可以宣傳自己競爭優(yōu)勢以達到打擊競爭對手的目的等。

（二）明確不當發(fā)送專利侵權(quán)警告函的法律責任

設置不當發(fā)送專利侵權(quán)警告函的法律責任，有助于激勵人們對財產(chǎn)權(quán)利的尊重，維護私力救濟的良好秩序。不同程度的侵權(quán)應該適用不同的財產(chǎn)責任，做到“重者重罰、輕者輕罰”。對一般過錯的通知適用補償性賠償，對惡意發(fā)送專利侵權(quán)警告函擾亂市場競爭秩序的行為適用懲罰性賠償。兩種賠償方式的適用順序上，以補償性賠償為主、懲罰性賠償為輔。

1. 錯誤通知的補償性賠償

按照我國民法理論，過錯分為“故意”與“過失”兩種情形。相比于過失，故意的主觀程度要更加嚴重一些，但無論是故意或者過失，都沒有達到“惡意”的嚴重程度。鑒于此，將“故意發(fā)送專利侵權(quán)警告函”和“過失發(fā)送專利侵權(quán)警告函”統(tǒng)稱為“錯誤通知”。有學者認為，對于非惡意侵權(quán)，以“填平規(guī)制”為導向，按照現(xiàn)行法律給予賠償。訴訟的本質(zhì)在于彌補損失而不是在于獲利。對于一般性的侵權(quán)，“填平”原則已足夠適用。對于一般錯誤發(fā)送專利侵權(quán)警告函，適用一般賠償來填補受害人所受損失，符合立法初衷，可以較好地平衡雙方當事人利益。

2.惡意通知的懲罰性賠償

在目前的專利訴訟中，法院一般奉行的都是“填平原則”。李明德教授認為，從市場關(guān)系的角度來看，目前法院所奉行的“填平原則”，沒有起到遏制專利侵權(quán)或者其他知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)活動的目的，支持“懲罰性賠償”制度。根據(jù)這個制度，雖然有可能讓原告獲得了超過實際損失的賠償，但有助于制止惡意侵權(quán)?！睹绹鴮＠ā返?84條對專利惡意侵權(quán)規(guī)定了懲罰性賠償制度，法院根據(jù)自由裁量權(quán)可將懲罰性賠償金增加到補償性賠償數(shù)額的三倍。2020年我國第四次修改后的《專利法》第71條規(guī)定了專利侵權(quán)懲罰性賠償：“侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定；權(quán)利人的損失或侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數(shù)合理確定。對故意侵犯專利權(quán)，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額……”懲罰性賠償制度在專利法中的引入符合時代的需要。值得注意的是，懲罰性賠償目的在于遏制惡意侵權(quán)行為，不應成為損害賠償中普遍適用的原則。在司法實踐中應該以補償性賠償為主，懲罰性賠償為輔?；谖覈痉ìF(xiàn)狀，可以對專利侵權(quán)警告函的“惡意通知”引入懲罰性賠償制度，但是應采取嚴格認定標準。對于“惡意”的認定，應結(jié)合具體案件情況，判斷是否達到“惡意”的程度。（作者為同濟大學上海國際知識產(chǎn)權(quán)學院教授）