如何應(yīng)對審查意見中的外文專利對比文件
發(fā)布時間：2019-07-31 10:30:04瀏覽次數(shù)：161
在專利申請的實質(zhì)審查過程中，如果審查員在審查意見通知書中對專利申請的新穎性或創(chuàng)造性提出質(zhì)疑，其通常會列出至少一份對比文件，對比文件以專利文件為主，期刊論文及教科書公知常識內(nèi)容等作為補充。
如果對比文件為中文專利，則不論是通過中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）的官方數(shù)據(jù)庫，還是各種商業(yè)專利檢索網(wǎng)站，都可以較輕易地找到相應(yīng)的中文專利，代理人在認真閱讀文件后，選擇正常的答復(fù)思路，通常便可完成對審查意見的答復(fù)。
但是，如果對比文件為外文專利，尤其是英語之外的小語種專利文件，則無論是檢索，還是閱讀，可能對于部分專利代理人而言都是存在一定難度的，這也將直接導(dǎo)致審查意見答復(fù)文件的說服力無法保證，進而影響專利申請的授權(quán)。
筆者將結(jié)合自己的經(jīng)驗談一下如何應(yīng)對審查意見中的外文專利對比文件。
首先是對外文專利文件的檢索。
我們知道，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）、美國專利商標局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）、日本專利局（JPO）和韓國知識產(chǎn)權(quán)局（KIPO）每年受理的專利申請數(shù)量達到世界范圍內(nèi)專利申請總量的九成以上，所以上述專利五局也被稱為IP5。為了提高資源共享的程度，五局近年的合作日益深入。
其中，EPO是最早開展面向用戶免費進行世界范圍內(nèi)專利檢索服務(wù)的機構(gòu)之一，其檢索網(wǎng)站Espacenet廣受世界范圍內(nèi)專利檢索用戶好評。
在審查意見通知書上列出的對比文件通常由其公開號表示，通過公開號的前綴可以很容易確定其所屬國別。其中，CN代表中國專利，US代表美國專利，EP代表歐洲專利，JP代表日本專利，KR代表韓國專利。同時，由于歐洲專利局為一個區(qū)域性合作組織，其成員國本身也具有本國的知識產(chǎn)權(quán)行政機構(gòu)，所以也會見到GB所代表的英國專利，F(xiàn)R所代表的法國專利及DE所代表的德國專利等。另外，隨著PCT專利申請數(shù)量的日益提高，部分申請人出于策略考量，作為優(yōu)先權(quán)文件的最早申請會選擇PCT途經(jīng)布局，所以對比文件中也會出現(xiàn)以WO所代表的PCT專利。
進入Espacenet網(wǎng)站的worldwide數(shù)據(jù)庫，采用最簡單的smart search，即使不輸入上述國別前綴，通常也能按照公開號數(shù)字檢索到相應(yīng)的各國、各地區(qū)專利文件。對于例如美國專利公開號，由于存在表示分隔的“/”或“-”號，日本專利公開號，由于存在表示天皇紀年的“特開平”等，如果直接輸入至檢索網(wǎng)站中，可能無法檢索到相應(yīng)文件，此時可考慮把“/”或“-”號刪除或替換為“0”，以及把“特開平”刪除。如果檢索出多篇文件，則可以通過申請日、發(fā)明名稱等著錄項目比對以確認準確的對比文件。
上述是對通過Espacenet網(wǎng)站進行專利文件檢索的簡要介紹，當然，隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達，也有更多其他網(wǎng)站提供類似功能。
Espacenet網(wǎng)站還提供文件下載功能，專利代理人在獲得對比文件后，如果其為英語文件，還比較好處理，但是，如果其為其他小語種文件，則可能會覺得無從下手。
所以，接著就是對外文專利文件的理解。
如果曾經(jīng)學(xué)習(xí)過第二外語，可能還可以閱讀一篇法語或日語專利文件，但對于大多數(shù)工科出身的專利代理人，可能唯一能應(yīng)對的外語就是英語了。
上文提到，專利五局受理的專利申請占到了世界專利申請總量的絕大多數(shù)，這也意味著，對比文件主要會在專利五局中產(chǎn)生。也就是說，作為中國的專利代理人，主要會遇到的外文對比文件的公開號將以US、EP、JP、KR以及歐專局成員國GB、FR和DE為主。
由于歷史和地理等原因，歐美的語言、文字都是具有一定互通性的，所以將法語和德語等翻譯為英語的準確率還是比較高的。另外，英語作為目前國際上最通用的語言，將任何單一語言準確翻譯為英語的難度也在日益減小。而將這些小語種直接翻譯為中文，則很有可能無法保證準確性。因此，如果遇到無法理解的小語種專利文件，可以考慮將其轉(zhuǎn)換為英語，再進行理解。
雖然審查員給出的對比文件是經(jīng)過其認真檢索的，但是，為了代理人自身的工作方便，還是建議在通過Espacenet檢索到相應(yīng)的對比文件后，首先通過網(wǎng)站自帶的功能查看一下該對比文件是否有相應(yīng)的同族專利。換言之，如果該對比文件存在英語、甚至中文同族專利，則可以免去翻譯，直接基于其同族專利文件進行理解。
通過點擊上圖左側(cè)第一個紅框內(nèi)的Original document即可查看和下載原始文件，通過點擊上圖左側(cè)第二個紅框內(nèi)的INPADOC patent family即可查看相應(yīng)的同族專利信息。
即使沒有相應(yīng)的英語同族專利，Espacenet網(wǎng)站本身也提供了在線翻譯的功能。如下圖所示，通過點擊紅框中的patenttranslate便可將德語內(nèi)容翻譯成英語內(nèi)容。
此功能由EPO和Google合作開發(fā)，所以無論是從準確性，還是從專業(yè)性而言，都是比較值得信賴的。
基于同樣的道理，如果對比文件是日語或韓語文件，對其最好的在線翻譯功能也應(yīng)該是由JPO或KIPO提供的。
如上圖所示，在通過JPO的英文檢索平臺檢索到相應(yīng)的對比文件后，通過點擊圖中紅框內(nèi)的Detail便可直接查看相應(yīng)的英文翻譯內(nèi)容，包括CLAIMS（權(quán)利要求書）部分、DETAILED DESCRIPTION（說明書）部分和DRAWING（附圖）部分。
如上圖所示，在通過KIPO的檢索平臺檢索到相應(yīng)的對比文件后，選中Publ. Full Text，也就是公開文本全文后，通過點擊圖中紅框內(nèi)的Machine Translate便可直接查看相應(yīng)的英文翻譯內(nèi)容。值得一提的是，翻譯文本界面還保留有相應(yīng)的段落號，這可以方便代理人根據(jù)審查員引用的段落號及原始文件核對自己所查看內(nèi)容是否準確。
在獲得了審查意見通知書中所列外文專利的原始文件，以及相對較準確地英文翻譯后，代理人便可開始認真閱讀譯文，并按照通常的答復(fù)思路進行答復(fù)文件的準備。
由于近年來，中國專利的年申請數(shù)量甚至已超過其他四局受理量的總和，所以有人調(diào)侃道，世界上只有中國專利和外國專利兩種專利。調(diào)侃歸調(diào)侃，但如果審查員沒有找到相應(yīng)的中文對比文件，而是給出了一篇外文對比文件，一方面說明該專利申請所屬技術(shù)領(lǐng)域在國內(nèi)的研究還相對較少，另一方面審查員也不一定可以完全、準確地理解該外文對比文件的全部內(nèi)容，所以如果代理人能認真閱讀該外文對比文件，其實有相對于中文對比文件而言更大的概率找出審查意見中的紕漏，然后進行有針對性地答復(fù)，以提高該專利申請最終授權(quán)的可能性。
如果對比文件為中文專利，則不論是通過中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）的官方數(shù)據(jù)庫，還是各種商業(yè)專利檢索網(wǎng)站，都可以較輕易地找到相應(yīng)的中文專利，代理人在認真閱讀文件后，選擇正常的答復(fù)思路，通常便可完成對審查意見的答復(fù)。
但是，如果對比文件為外文專利，尤其是英語之外的小語種專利文件，則無論是檢索，還是閱讀，可能對于部分專利代理人而言都是存在一定難度的，這也將直接導(dǎo)致審查意見答復(fù)文件的說服力無法保證，進而影響專利申請的授權(quán)。
筆者將結(jié)合自己的經(jīng)驗談一下如何應(yīng)對審查意見中的外文專利對比文件。
首先是對外文專利文件的檢索。
我們知道，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局（CNIPA）、美國專利商標局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）、日本專利局（JPO）和韓國知識產(chǎn)權(quán)局（KIPO）每年受理的專利申請數(shù)量達到世界范圍內(nèi)專利申請總量的九成以上，所以上述專利五局也被稱為IP5。為了提高資源共享的程度，五局近年的合作日益深入。
其中，EPO是最早開展面向用戶免費進行世界范圍內(nèi)專利檢索服務(wù)的機構(gòu)之一，其檢索網(wǎng)站Espacenet廣受世界范圍內(nèi)專利檢索用戶好評。
在審查意見通知書上列出的對比文件通常由其公開號表示，通過公開號的前綴可以很容易確定其所屬國別。其中，CN代表中國專利，US代表美國專利，EP代表歐洲專利，JP代表日本專利，KR代表韓國專利。同時，由于歐洲專利局為一個區(qū)域性合作組織，其成員國本身也具有本國的知識產(chǎn)權(quán)行政機構(gòu)，所以也會見到GB所代表的英國專利，F(xiàn)R所代表的法國專利及DE所代表的德國專利等。另外，隨著PCT專利申請數(shù)量的日益提高，部分申請人出于策略考量，作為優(yōu)先權(quán)文件的最早申請會選擇PCT途經(jīng)布局，所以對比文件中也會出現(xiàn)以WO所代表的PCT專利。
進入Espacenet網(wǎng)站的worldwide數(shù)據(jù)庫，采用最簡單的smart search，即使不輸入上述國別前綴，通常也能按照公開號數(shù)字檢索到相應(yīng)的各國、各地區(qū)專利文件。對于例如美國專利公開號，由于存在表示分隔的“/”或“-”號，日本專利公開號，由于存在表示天皇紀年的“特開平”等，如果直接輸入至檢索網(wǎng)站中，可能無法檢索到相應(yīng)文件，此時可考慮把“/”或“-”號刪除或替換為“0”，以及把“特開平”刪除。如果檢索出多篇文件，則可以通過申請日、發(fā)明名稱等著錄項目比對以確認準確的對比文件。
上述是對通過Espacenet網(wǎng)站進行專利文件檢索的簡要介紹，當然，隨著網(wǎng)絡(luò)的日益發(fā)達，也有更多其他網(wǎng)站提供類似功能。
Espacenet網(wǎng)站還提供文件下載功能，專利代理人在獲得對比文件后，如果其為英語文件，還比較好處理，但是，如果其為其他小語種文件，則可能會覺得無從下手。
所以，接著就是對外文專利文件的理解。
如果曾經(jīng)學(xué)習(xí)過第二外語，可能還可以閱讀一篇法語或日語專利文件，但對于大多數(shù)工科出身的專利代理人，可能唯一能應(yīng)對的外語就是英語了。
上文提到，專利五局受理的專利申請占到了世界專利申請總量的絕大多數(shù)，這也意味著，對比文件主要會在專利五局中產(chǎn)生。也就是說，作為中國的專利代理人，主要會遇到的外文對比文件的公開號將以US、EP、JP、KR以及歐專局成員國GB、FR和DE為主。
由于歷史和地理等原因，歐美的語言、文字都是具有一定互通性的，所以將法語和德語等翻譯為英語的準確率還是比較高的。另外，英語作為目前國際上最通用的語言，將任何單一語言準確翻譯為英語的難度也在日益減小。而將這些小語種直接翻譯為中文，則很有可能無法保證準確性。因此，如果遇到無法理解的小語種專利文件，可以考慮將其轉(zhuǎn)換為英語，再進行理解。
雖然審查員給出的對比文件是經(jīng)過其認真檢索的，但是，為了代理人自身的工作方便，還是建議在通過Espacenet檢索到相應(yīng)的對比文件后，首先通過網(wǎng)站自帶的功能查看一下該對比文件是否有相應(yīng)的同族專利。換言之，如果該對比文件存在英語、甚至中文同族專利，則可以免去翻譯，直接基于其同族專利文件進行理解。
通過點擊上圖左側(cè)第一個紅框內(nèi)的Original document即可查看和下載原始文件，通過點擊上圖左側(cè)第二個紅框內(nèi)的INPADOC patent family即可查看相應(yīng)的同族專利信息。
即使沒有相應(yīng)的英語同族專利，Espacenet網(wǎng)站本身也提供了在線翻譯的功能。如下圖所示，通過點擊紅框中的patenttranslate便可將德語內(nèi)容翻譯成英語內(nèi)容。
此功能由EPO和Google合作開發(fā)，所以無論是從準確性，還是從專業(yè)性而言，都是比較值得信賴的。
基于同樣的道理，如果對比文件是日語或韓語文件，對其最好的在線翻譯功能也應(yīng)該是由JPO或KIPO提供的。
如上圖所示，在通過JPO的英文檢索平臺檢索到相應(yīng)的對比文件后，通過點擊圖中紅框內(nèi)的Detail便可直接查看相應(yīng)的英文翻譯內(nèi)容，包括CLAIMS（權(quán)利要求書）部分、DETAILED DESCRIPTION（說明書）部分和DRAWING（附圖）部分。
如上圖所示，在通過KIPO的檢索平臺檢索到相應(yīng)的對比文件后，選中Publ. Full Text，也就是公開文本全文后，通過點擊圖中紅框內(nèi)的Machine Translate便可直接查看相應(yīng)的英文翻譯內(nèi)容。值得一提的是，翻譯文本界面還保留有相應(yīng)的段落號，這可以方便代理人根據(jù)審查員引用的段落號及原始文件核對自己所查看內(nèi)容是否準確。
在獲得了審查意見通知書中所列外文專利的原始文件，以及相對較準確地英文翻譯后，代理人便可開始認真閱讀譯文，并按照通常的答復(fù)思路進行答復(fù)文件的準備。
由于近年來，中國專利的年申請數(shù)量甚至已超過其他四局受理量的總和，所以有人調(diào)侃道，世界上只有中國專利和外國專利兩種專利。調(diào)侃歸調(diào)侃，但如果審查員沒有找到相應(yīng)的中文對比文件，而是給出了一篇外文對比文件，一方面說明該專利申請所屬技術(shù)領(lǐng)域在國內(nèi)的研究還相對較少，另一方面審查員也不一定可以完全、準確地理解該外文對比文件的全部內(nèi)容，所以如果代理人能認真閱讀該外文對比文件，其實有相對于中文對比文件而言更大的概率找出審查意見中的紕漏，然后進行有針對性地答復(fù)，以提高該專利申請最終授權(quán)的可能性。
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來源 | 輕創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)（ID：keycom-ip）
作者 | 徐蘇明（思博ID：江郎）
地址 | https://mp.weixin.qq.com/s/QaIJGDKNoThUWMpImC680Q
