在先注冊商標(biāo)的權(quán)利人已經(jīng)被吊銷營業(yè)執(zhí)照，且無證據(jù)顯示該商標(biāo)已由其他權(quán)利人繼受，此種情況下該商標(biāo)還構(gòu)成他人在后申請商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙嗎？圍繞第31133320號圖形商標(biāo)（下稱訴爭商標(biāo)，如圖）展開的駁回復(fù)審行政糾紛一案，北京市高級人民法院日前作出的終審判決就這一問題給出了答案。
北京市高級人民法院在判決中指出，如果商標(biāo)權(quán)利人已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，且無證據(jù)顯示其商標(biāo)已由其他權(quán)利人繼受，則該商標(biāo)將不會在商品流通過程中使用，其區(qū)分商品和服務(wù)來源的功能亦隨之喪失，不會使相關(guān)公眾將該商標(biāo)與其他商標(biāo)產(chǎn)生混淆、誤認，不再構(gòu)成其他商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙。
該案中，訴爭商標(biāo)由北京優(yōu)帆科技有限公司（下稱優(yōu)帆公司）于2018年5月24日提交注冊申請，指定使用在計算機外圍設(shè)備、計算機軟件（已錄制）、計算機硬件等第9類商品上。經(jīng)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局以訴爭商標(biāo)與第5750872號圖形商標(biāo)（如圖1）、第5750873號“盾及圖”商標(biāo)（如圖2）構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)為由，決定駁回訴爭商標(biāo)的注冊申請。
優(yōu)帆公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的駁回決定，隨后提出復(fù)審申請稱，訴爭商標(biāo)是該公司獨創(chuàng)的商標(biāo)，經(jīng)過宣傳使用已具有一定知名度和美譽度，與兩件引證商標(biāo)存在顯著差異，未構(gòu)成近似商標(biāo)；同時，兩件引證商標(biāo)的所有人已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，其被使用的可能性極小，優(yōu)帆公司已經(jīng)于2018年11月18日以連續(xù)3年不使用為由提出撤銷申請，懇請暫緩審理該案。
據(jù)了解，兩件引證商標(biāo)均由南京易思克網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱易思克公司）于2006年11月28日提交注冊申請，分別于2009年9月21日和2010年1月28日獲準(zhǔn)注冊，核定使用在計算機、計算機外圍設(shè)備、計算機軟件（已錄制）等第9類商品上。2012年11月22日，易思克公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照。2019年12月6日，國家知識產(chǎn)權(quán)局向易思克公司公告送達了關(guān)于撤銷兩件引證商標(biāo)的決定。2020年2月20日，國家知識產(chǎn)權(quán)局刊發(fā)對兩件引證商標(biāo)在全部核定使用商品上予以撤銷注冊的公告。
2019年4月29日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出駁回復(fù)審決定認為，截至該案審理時，兩件引證商標(biāo)均為有效注冊商標(biāo)，訴爭商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，據(jù)此決定對訴爭商標(biāo)的注冊申請予以駁回。
記者了解到，優(yōu)帆公司于2019年5月30日變更企業(yè)名稱為北京青云科技股份有限公司（下稱青云公司），同年8月青云公司申請將訴爭商標(biāo)申請人名義變更為該公司，后于2020年3月獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局核準(zhǔn)。
青云公司不服國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的駁回復(fù)審決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)提起行政訴訟稱，國家知識產(chǎn)權(quán)局已對兩件引證商標(biāo)作出連續(xù)3年不使用的撤銷決定，截至開庭審理之日暫未發(fā)布公告；通過查詢國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，易克思公司已經(jīng)于2012年11月22日被吊銷營業(yè)執(zhí)照，法律主體資格已經(jīng)滅失，兩件引證商標(biāo)不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為，鑒于兩件引證商標(biāo)的權(quán)利人已被吊銷，且無證據(jù)顯示兩件引證商標(biāo)已由其他權(quán)利人繼受，對于無權(quán)利人使用的兩件引證商標(biāo)而言，其雖然是在先有效的注冊商標(biāo)，但是因為其將不會在商品流通過程中使用，不會與訴爭商標(biāo)造成混淆、誤認，故不再成為訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙。由于國家知識產(chǎn)權(quán)局作出該案復(fù)審決定時依據(jù)的事實已經(jīng)發(fā)生變化，對訴爭商標(biāo)是否可被核準(zhǔn)注冊將產(chǎn)生直接影響，法院遂于2019年12月5日一審判決撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局所作出的駁回復(fù)審決定，并判令其重新作出復(fù)審決定。
國家知識產(chǎn)權(quán)局不服一審判決，隨后向北京市高級人民法院提起上訴稱，訴爭商標(biāo)與兩件引證商標(biāo)共存易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆、誤認，構(gòu)成使用在同一種或類似商品上的近似商標(biāo)；兩件引證商標(biāo)的權(quán)利主體并未注銷，并非無主商標(biāo)，均為在先的有效注冊商標(biāo)。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認為，一審法院僅以兩件引證商標(biāo)的權(quán)利人被吊銷為由，即認定其不構(gòu)成訴爭商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙，依據(jù)不足，應(yīng)予以糾正。但是，兩件引證商標(biāo)在全部核定使用商品上已被國家知識產(chǎn)權(quán)局撤銷并予以公告，不再構(gòu)成訴爭商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊的在先權(quán)利障礙。因為訴爭商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊的事實基礎(chǔ)發(fā)生根本性變化，國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)基于這一事實，對訴爭商標(biāo)是否應(yīng)當(dāng)予以核準(zhǔn)注冊重新進行判斷，鑒于一審法院已經(jīng)判決撤銷涉案駁回復(fù)審決定，其判決結(jié)果應(yīng)予以維持。綜上，法院判決駁回國家知識產(chǎn)權(quán)局上訴，維持一審判決。
行家點評
商家泉 北京律師事務(wù)所 合伙人、律師：商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件中，關(guān)于訴爭商標(biāo)注冊人和引證商標(biāo)權(quán)利人被注銷或吊銷的事實會對案件結(jié)果產(chǎn)生何種影響，北京市高級人民法院2019年4月24日公布并施行的《關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中對此進行了說明：“商標(biāo)權(quán)撤銷復(fù)審、商標(biāo)權(quán)無效宣告請求行政案件中，訴爭商標(biāo)注冊人被吊銷營業(yè)執(zhí)照或者已經(jīng)注銷的，不宜僅據(jù)此對訴爭商標(biāo)撤銷注冊或宣告無效?！薄吧虡?biāo)行政案件中，引證商標(biāo)權(quán)利人被注銷且無證據(jù)證明存在權(quán)利義務(wù)承受主體的，可以認定引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)?！庇纱丝梢?，只有當(dāng)引證商標(biāo)的權(quán)利人被注銷后，在先權(quán)利障礙才有可能被視為消除，這與最高人民法院《關(guān)于企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照被吊銷后，其民事訴訟地位如何確定的函》中的確立審判規(guī)則相符合。
實踐中，一些企業(yè)在被吊銷營業(yè)執(zhí)照后怠于辦理清算注銷手續(xù)，導(dǎo)致企業(yè)長期處于吊銷的狀態(tài)。作為商標(biāo)申請人，如果發(fā)現(xiàn)引證商標(biāo)的權(quán)利人被吊銷營業(yè)執(zhí)照或者已經(jīng)注銷，應(yīng)當(dāng)在提交商標(biāo)注冊申請的同時，適時以連續(xù)3年不使用為由針對引證商標(biāo)提出撤銷申請。
