江蘇省無錫市中級人民法院 陸超

【案號】

（2016）蘇02民初71號

（2017）蘇民終1874號

【裁判要旨】

本案為與知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的惡意訴訟糾紛案件，認定惡意應(yīng)考慮如下因素：一是無事實依據(jù)和正當(dāng)理由提起民事訴訟，即原告提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟并沒有合法的權(quán)利基礎(chǔ)；二是以損害他人合法權(quán)益為目的，即主觀上具有惡意；三是給他人造成了損害，即給他人造成了經(jīng)濟損失或競爭優(yōu)勢的削弱。

【案情簡介】

1998年至2003年，山東比特智能科技股份有限公司（以下簡稱比特公司）的前身兗礦集團山東比特電子公司（以下簡稱兗礦比特公司）曾作為美國賽德電子通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱賽德公司）在中國的代工商，受其委托加工酒店專用電話機。2006年3月28日，賽德公司更名為美國美爵信達公司，其授權(quán)北京美爵信達科技有限公司（以下簡稱北京美爵信達公司）在中國獨家代理銷售TELEMATRIX酒店專用電話機產(chǎn)品。2006年起，江蘇中訊數(shù)碼電子有限公司（下稱中訊公司）接受賽德公司委托，為其加工TELEMATRIX品牌等酒店電話機產(chǎn)品。

2004年11月，兗礦比特公司向原國家工商行政管理總局商標(biāo)局申請注冊TELEMATRIX商標(biāo)，并于2007年5月核準(zhǔn)注冊，使用商品為第9類電話機等。此后，兗礦比特公司經(jīng)過兩次變更，現(xiàn)名稱為比特公司。2008年1月，比特公司向中訊公司發(fā)出律師函，稱中訊公司宣傳、生產(chǎn)、銷售以TELEMATRIX為商標(biāo)的電話機產(chǎn)品，涉嫌侵犯了比特公司的商標(biāo)專用權(quán)及合法利益，要求中訊公司撤銷所有宣傳，并停止相關(guān)侵權(quán)行為，否則將訴諸法律。

2008年3月28日，中訊公司向江蘇省無錫市中級人民法院（下稱無錫中院）提起確認不侵犯比特公司TELEMATRIX商標(biāo)權(quán)的訴訟。此后，比特公司即向山東省日照市中級人民法院（下稱日照中院）提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，請求判令中訊公司立即停止侵犯其注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為并賠償經(jīng)濟損失。此后日照中院將該案移送至無錫中院審理。2009年10月30日，無錫中院作出民事裁定，準(zhǔn)許中訊公司、比特公司撤回起訴。

2010年8月，比特公司起訴北京美爵信達公司擅自將TELEMATRIX作為商號和電話機名稱在網(wǎng)站宣傳及銷售活動中使用，侵犯了上述商標(biāo)權(quán)，要求北京美爵信達公司停止侵權(quán)，賠償損失等。2010年9月，北京美爵信達公司向原國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會（下稱原商標(biāo)評審委員會）提出申請，請求撤銷比特公司TELEMATRIX商標(biāo)。2013年7月，原商標(biāo)評審委員會作出裁定撤銷了爭議商標(biāo)。比特公司不服上述裁定，向北京市第一中級人民法院（下稱北京一中院）提起行政訴訟。2013年12月，北京一中院作出一審行政判決，維持原商標(biāo)評審委員會上述裁定。比特公司不服提起上訴，北京市高級人民法院于2014年3月作出二審行政判決，判決駁回上訴，維持原判。比特公司就上述生效判決向最高人民法院申請再審，最高人民法院于2014年12月裁定駁回比特公司的再審申請。

中訊公司認為比特公司上述訴訟的行為構(gòu)成惡意訴訟，并給其造成了巨額經(jīng)濟損失，遂于2016年4月起訴至無錫中院，請求判令比特公司公開消除影響，賠償中訊公司經(jīng)濟損失。

無錫中院審理后認為，比特公司系惡意注冊他人在先使用并有一定影響力的商標(biāo)，比特公司惡意提起訴訟的行為損害了中訊公司的合法權(quán)益，造成其經(jīng)濟損失。據(jù)此，無錫中院判決比特公司公開消除影響，賠償中訊公司經(jīng)濟損失及合理開支100萬元。一審判決后，比特公司提出上訴，江蘇省高級人民法院經(jīng)過審理，判決駁回上訴，維持原判。

【法官評析】

惡意訴訟實質(zhì)是一種對訴權(quán)的濫用，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的本質(zhì)亦是如此。我國知識產(chǎn)權(quán)立法和司法保護力度日趨嚴(yán)格，一些行為人意識到知識產(chǎn)權(quán)蘊含的巨大價值，試圖以不正當(dāng)?shù)氖侄潍@得知識產(chǎn)權(quán)，并將其作為“武器”打擊競爭對手，損害競爭對手的合法權(quán)益，從而獲得非法收益，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟也就隨之出現(xiàn)。最高人民法院在2011年修改《民事案件案由規(guī)定》時將“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”作為一類案由正式寫入規(guī)定，現(xiàn)行的知識產(chǎn)權(quán)法律中也并沒有關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟的專門規(guī)定。因此，相對于其它惡意訴訟而言，知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟是新類型的權(quán)利濫用行為。

知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟是指行為人明知自己提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟無事實或者法律依據(jù)，仍以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，故意針對他人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，造成他人損害的行為。知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟行為從廣義上來說，既包括惡意提起知識產(chǎn)權(quán)民事訴訟，也包括濫用知識產(chǎn)權(quán)訴訟程序。知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟基于知識產(chǎn)權(quán)的特性，往往具有一定的隱蔽性，在司法實踐中有較大的認定難度，主要表現(xiàn)為行為人總是以權(quán)利人維權(quán)的名義提起訴訟，而知識產(chǎn)權(quán)的無形性又大大提升了區(qū)分表面上的維護自身利益與實質(zhì)上的惡意損害他人合法權(quán)益的司法判斷難度，因此在審理中往往需要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，通過研判和剖析行為人的訴訟本意來作出具體認定。

準(zhǔn)確認定知識產(chǎn)權(quán)惡意訴訟行為，應(yīng)當(dāng)審查所涉訴訟行為是否滿足以下三個構(gòu)成要件：一是行為人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟無事實或者法律依據(jù)。司法實踐中，常常表現(xiàn)為行為人沒有知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利或者行為人雖然享有形式上“合法”的知識產(chǎn)權(quán)，但因該知識產(chǎn)權(quán)系惡意取得等多種原因而不具有實質(zhì)上的正當(dāng)性。行為人是否系出于惡意取得知識產(chǎn)權(quán)，可以從兩方面進行審查：行為人的所謂“權(quán)利”實際是否為他人的在先權(quán)利，其“權(quán)利”載體是否為他人在先使用；行為人主觀上對此是否明知。本案中，比特公司在申請商標(biāo)注冊前即知道涉案商標(biāo)早已為他人在境外注冊和使用，其作為同業(yè)競爭者，也不可能不知道涉案商標(biāo)商品具有很高的知名度。二是行為人提起訴訟主觀上具有惡意，主要體現(xiàn)在：行為人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟時，要明知其提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟無事實或者法律依據(jù)。在行為人惡意取得知識產(chǎn)權(quán)的情況下，尤其要明知其取得知識產(chǎn)權(quán)不具有實質(zhì)上的正當(dāng)性；行為人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟要以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的。因此，如果行為人在惡意取得知識產(chǎn)權(quán)后，以損害他人合法權(quán)益或者獲取非法利益為目的，提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，就可以直接判定行為人在提起訴訟時具有惡意。本案中，比特公司惡意取得商標(biāo)注冊的行為已為人民法院生效判決所確認，足以認定其提起訴訟時主觀上具有損害中訊公司合法權(quán)益的惡意。三是行為人的惡意訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人的惡意訴訟具有因果關(guān)系。本案中，正是由于比特公司的惡意訴訟行為，使得中訊公司被迫去除其加工商品上的系爭商標(biāo)標(biāo)識，此舉必然會造成相應(yīng)的模具費用支出、更換外殼人工費用的支出及一定的物料損失。